Marcas

1.- ¿QUÉ ES UNA MARCA?

La Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

Adicionalmente, la mencionada ley determina que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, se determina también que los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidos en alguna de las limitaciones que la propia Ley establece, así como el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Finalmente, como una adicción novedosa de la LPI se establece que pueden constituir una marca las formas tridimensionales.

2.- ¿PARA CONSIDERAR UNA MARCA COMO TAL, ES NECESARIO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA?
No es necesario, ya que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de que ésta se registre.

Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

Sucede con preocupante frecuencia, que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiendo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, el sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable.

3.- ¿EXISTE ALGÚN CASO EN QUE EL REGISTRO DE UNA MARCA SEA OBLIGATORIO?
En general, la LPI sigue el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quines las emplean o sedean emplear.

Sin embargo, como una excepción, la LPI determina que en ciertos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar obligatorio el uso y registro de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir el uso o registro de marcas. Tales casos son los siguientes:

a) Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que acusen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
b) Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios;
c) Cuando el uso de marcas impida entorpezca o carezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para población.

4.- ¿SE APLICA ALGUNA SANCIÓN POR UTILIZAR UNA MARCA SIN REGISTRO?
El carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar una marca sin registro no dé lugar a la imposición de una sanción.

Sin embargo, se presentan casos en los que se adopta como marca una denominación que expresamente la LPI considera como no registrable, determinando la Ley que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa, merecedora de sanción.

Tal es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o marcas notoriamente conocidas, las cuales se consideran no registradas y al emplearlas se comete una infracción administrativa.

En estos casos y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo puede hacerse acreedor a sanciones que van desde una multa, hasta la clausura y el arresto.

Por otra parte, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la propia LPI.

5.- ¿EXISTE ALGUNA VENTAJA FUNDAMENTAL DERIVADA DEL REGISTRO DE UNA MARCA?
La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma.

Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

6.- ¿EXISTE ALGUNOS OTROS BENEFICIOS QUE DERIVEN DEL HECHO DE REGISTRAR UNA MARCA?
Es difícil precisar los beneficios que pueden derivar para quien usa una marca del hecho de proceder a registrarla, aún y cuando todos se encuentren directamente vinculados a la exclusividad que tal registro asegura a favor del titular.

Las principales ventajas se pueden concentrar en los siguientes aspectos:

a) Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.
b) Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.
c) La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la Autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.
d) El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías por su utilización.
e) El empleo de las siglas (M.R.), o del mismo símbolo ®, o bien de la leyenda (Marca Registrada), en los productos o servicios de que se trate, constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros.

La indicación de que se trata de una maca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia.

7.- ¿EXISTEN LIMITACIONES A LA EXCLUSIVIDAD QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA?
Como todos los derechos que en general las leyes reconocen, existen limitaciones que sintetizamos en los siguientes puntos:

a) Aún y cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.
b) El registro de una marca tiene vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad.
Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a su titular, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.

c) La exclusividad que otorga el registro de una marca, se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo.

8.- ¿PARA REGISTRAR UNA MARCA ES NECESARIO ESTARLA UTILIZANDO?
A diferencia de las legislaciones de algunos países en que sí se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LPI no lo exige.
En ese sentido se pronuncia dicho ordenamiento, al determinar que todo industrial, comerciante o prestador de servicios que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso.

9.- ¿EL USAR UNA MARCA SIN REGISTRAR, GENERA ALGÚN DERECHO A FAVOR DE QUIEN LO HACE?
Aún y cuando nuestro sistema jurídico reconoce protección, en primera instancia, a aquellas marcas que obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida.

La anterior afirmación se apoya en la disposición legal que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

10.- ¿PUEDE ENTONCES LA EMPRESA QUE HA EXPLOTADO DE BUENA FE UNA MARCA EN MÉXICO, ANULAR EL REGISTRO QUE UN TERCERO OBTUVO DE LA MISMA?
Efectivamente, la LPI reconoce a favor de la persona que ha venido explotando una marca de manera ininterrumpida, el derecho de nulificar el registro obtenido por un tercero, siempre que existan los siguientes supuestos:

a) Que entre la marca que se ha venido usando y la registrada, exista total coincidencia, o un parecido tal que sean confundibles;
b) Que la marca se hubiere empezado a utilizar antes de la fecha en que el registro fue solicitado o de la fecha de uso declarada por el que la registró;
c) Que no exista interrupción en el uso de la marca;
d) Que la marca se use de buena fe;
e) Que el uso de la marca corresponda a los mismo o similares productos o servicios de aquellos que comprende la marca registrada;
f) Que el uso de la marca corresponda a productos o servicios comercializados o prestados en nuestro país.